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16 de Outubro de 2019

[Modelo] Direito de internet - Contestação - Disputa de domínio de sítio eletrônico - Teorias First to file e da Distância

Domínio registrado anteriormente em nome de pessoa física e requerido judicialmente por empresa que registrou posteriormente a marca perante o INPI - Contestação que determinou a improcedência da ação

Érico Olivieri, Advogado
Publicado por Érico Olivieri
há 2 anos
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ______________ – ESTADO DE ________________.

Processo nº xxxxxxx-xx.xxxx.x.xx.xxxx

[Réu], parte já qualificada nos autos do feito em epígrafe, que tramita por essa E. Vara e respectivo Ofício, que lhe move [Autor], parte também qualificada, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência para, com fulcro no artigo 335 do Código de Processo Civil, apresentar CONTESTAÇÃO, o que faz segundo os elementos de fato e argumentos de direito abaixo apresentados:

1. Dos fatos apresentados pelo autor

A empresa autora da ação, em sua petição inicial, assevera que é proprietária da marca XXXXXXXXXXXXX, conforme registro que exibe do INPI e faz uso contínuo da referida marca, através de atividade comercial, campanhas publicitárias e demais atividades empresariais.

Apresenta seu logotipo, que segue abaixo:

x

Também alega que detém o direito de uso da marca por 10 (dez) anos e que tal direito se expira em 22/12/2025.

No mérito da ação alega a autora, que tentou realizar o registro do domínio de internet, www.xxxxxxxx.com.br, contudo se deparou com registro anterior em nome do requerido.

Por tais razões, a autora entende que embora exista o registro, há um conflito com o direito de propriedade de sua marca e, por isso, requer “a retirada do ar do URL www.xxxxxxxx.com.br, com a transferência do domínio para si”.

Diz ainda a autora, que não foi dado nenhum destino ao referido domínio de internet, não possuindo qualquer função jurídico-social e que a posse do domínio é injusta.

A autora ainda alega prejuízos por não estar podendo se utilizar do domínio para realizar vendas, o que a motivou a enviar notificação extrajudicial para abstenção do uso do referido endereço na internet, que não foi respondida pelo requerido, o que ensejou a propositura da presente ação.

Além do requerimento em relação ao domínio, a autora requereu a antecipação de tutela, que restou indeferida e invocou o direito de propriedade de marcas, em sua origem constitucional, acabando por invocar a lei de marcas e patentes, concluindo que o registro do domínio em nome do réu viola o disposto nos artigos , inciso XXIII e 170, inciso II, da Constituição Federal e 129 da Lei nº 9.279/96.

Ao final fez, além do pedido principal de abstenção do uso do domínio de internet www.xxxxxxxx.com.br, os pedidos de praxe, de citação, expedição de ofício ao registrador dos domínios “.br”, o requerimento genérico de produção de provas e atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00.

Em suma são as alegações trazidas pelo autor em sua petição inicial.

2. Da contestação

2.1. Da anterioridade do registro do domínio de internet pelo requerido: Aplicação da teoria first to file

Realmente a autora da ação faz raciocínio correto, quando diz que detém o direito de uso os sinais distintivos visualmente perceptíveis de sua marca, compreendido dentre aqueles que não são proibidos, em vista que a lei lhe assegura isso.

Ocorre Exa., que estamos falando de internet, um fenômeno novo em relação à lei de Marcas e Patentes, pois após o ano 1.990, surgiu para o mundo um inovador ambiente de relacionamentos, comércio, entretenimento, cultura, arte, enfim, um poderoso canalizador de relacionamentos das mais variadas formas.

Assim, muitas situações novas advieram também dessa nova forma de relacionamento entre as pessoas, com elas as redes sociais, os bitcoins, pagamentos on line e, dentre eles, as propriedades de domínio na internet.

Nesta seara, as regras são outras, até porque o modelo de internet foi pensado inicialmente nos Estados Unidos da América e esse modelo se globalizou e, muitas situações foram regradas pelos usos e costumes e, dentre elas temos a questão da propriedade sobre o domínio de internet.

Para regrar o tema no Brasil, a partir de 1.998 foi designado, por força da Resolução nº 002 do C.G. (Comitê Gestor da Internet no Brasil), datada de 15 de abril de 1998, o órgão competente para efetuar as atividades de registro dos nomes de domínio no Brasil, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP.

Temos aqui, a norma jurídica específica para o tema do domínio de internet, que prevê a questão do domínio e de sua proteção legal.

Prevê o Ato Normativo para a Atribuição de Nomes de Domínio na Internet no Brasil, emitido pelo C.G., que:

1. DO REGISTRO - O Comitê Gestor Internet Brasil - CG é o órgão responsável pelo registro, no país, de Nomes de Domínios na rede eletrônica Internet, observadas as condições abaixo:

I. O registro adota como critério o princípio de que o direito ao nome do domínio é conferido ao primeiro requerente da inscrição. Entretanto, esta concessão poderá ser cancelada pelo Comitê Gestor da Internet Brasil, nos termos do disposto no item 5. (grifo do subscritor)

II. O Comitê Gestor da Internet Brasil não se responsabiliza pela escolha do Nome de Domínio requerido e utilizado pelo usuário, bem como por quaisquer danos decorrentes do seu uso indevido.

Por sua vez, o art. 1º da Resolução nº 1 do C.G., que veio a substituir aquele Ato Normativo, dispõe que:

Art. 1º O Registro de Nome de Domínio adotará como critério o princípio de que o direito ao nome do domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome, conforme as condições descritas nesta Resolução e seus Anexos.

§ 1º Caso o requerente não satisfaça qualquer das condições para o registro do nome, na ocasião do requerimento, este será considerado sem efeito, permanecendo o nome liberado para registro por quem satisfaça as condições e o requeira.

§ 2º Constituem obrigações do requerente a escolha adequada e o uso regular do nome de domínio requerido, a observância das regras previstas nesta Resolução e seus Anexos, bem como das constantes do documento de Solicitação de Registro de Nome de Domínio.

§ 3º A escolha do nome de domínio requerido e a sua adequada utilização são da inteira responsabilidade do requerente, o qual, ao formular o requerimento do registro exime o CG e o executor do registro, se outro, de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de seu uso indevido, passando a responder por quaisquer ações judiciais ou extra-judiciais que resultem de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem. (grifos do subscritor)

Das normas supra transcritas extraímos então, o fato de ter o Comitê Gestor da Internet no Brasil, adotado como critérios para a propriedade do domínio de internet, os princípios first to file (primeiro a arquivar, registrar), da especialidade, dentre outros requisitos e condições registrados na Resolução nº 01 do CG, todas obedecidas pelo requerido, que conseguiu registrar o domínio.

Em relação ao primeiro requisito, ou seja o da anterioridade do registro do domínio perante o CG, resta evidente que o requerido registrou o domínio ora disputado, em 08/01/2003, ou seja, aproximadamente 12 (doze) anos antes do registro da marca da empresa autora, que ocorreu em 22/12/2015, conforme declarado na petição inicial. (Doc.j.)

A jurisprudência já enfrentou o tema e, independente do registro da marca no INPI, fez prevalecer o princípio da anterioridade do registro do domínio, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO QUE NÃO SE CONFIGURA EM NECESSÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO PRETÉRITO. Terceiros que possuem o vocábulo “sabe” em seus domínios de internet não são litisconsortes necessários, mas facultativos. Limite subjetivo da coisa julgada, fazendo com que a decisão judicial atinja apenas àqueles que figuraram no processo. Art. 468 do C.P.C. Preliminar de carência de ação rejeitada. O registro de uma marca, anterior ao registro de domínio de internet, não gera ao titular da marca o direito de uso do sítio da internet, salvo se for o caso de marca de alto renome ou notoriedade. Sendo marcas comuns, aplica-se, inicialmente, o princípio da especialidade, para verificar se as partes envolvidas no conflito atuam no mesmo ramo, o que poderia gerar concorrência desleal e danos ao consumidor. Não sendo o caso de atuação no mesmo ramo, prevalece a regra do “first to file”, ou seja, aquele que primeiro registrar o domínio no órgão competente, terá o direito de uso do sítio, independente da existência de marca pretérita registrada no INPI. Precedentes. Reforma da sentença. Provimento do recurso. (TJRJ – 5ª Câm. Cível – Apelação Cível nº. 2009.001.68705 - RELATORA: Des. Teresa de Andrade Castro Neves)

Embora a marca e o nome empresarial tenham sua tutela específica presentes na Lei de Propriedade Industrial, na lei dos Registros Publicos (Art. 35, V) e no art. 3, § 2º da Lei das Sociedades Anonimas, no caso do domínio, isoladamente considerado, a proteção se dará com base justamente nas Resoluções e Anexos do Comitê Gestor.

Por isso, o domínio deve ser mantido com o requerido, que registrou antes e perfez todo o trâmite para o registro, que foi aprovado, tanto que detém legalmente o domínio ora disputado, fazendo com que seja preservada a aplicação das normas do Comitê Gestor da Internet no Brasil, por serem as que legalmente se aplicam à hipótese.

2.2. Do princípio da especialidade

O sistema brasileiro de marcas adotou o princípio da especialidade, segundo o qual o titular de uma marca só pode opor-se a registro de marca igual ou semelhante, requisitado por um terceiro, quando seu produto ou serviço for idêntico, semelhante ou afins.

Tal princípio é plenamente aplicável ao domínio de internet, ressalvando sempre a situação prevista para o caso das marcas notórias, que encontram tutela ainda na Lei de Propriedade Industrial:

“Art. 125 - À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade."

Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramos de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada no país." (grifos do subscritor)

A marca do autor evidentemente não é de alto renome, tampouco já se ouviu falar, mas o que se verifica é que o autor, confessadamente, comercializa suplementos alimentares e o requerido registrou o domínio www.xxxxxxxx.com.br, tendo em vista que já trabalha representando distribuidoras de produtos para lojas revendedoras de aparelhos para academias de ginástica, como esteiras, bicicletas ergométricas, alteres, pesos e equipamentos para academias de musculação, pois essa já é a atividade exercida pelo requerido, o que é demonstrado pelo domínio que trabalha atualmente “http://www.yyyyyyyyyy.com.br/index.php.” (Doc.j.)

A atividade atualmente exercida pelo requerido como pessoa física é a venda de equipamentos apenas para pessoas jurídicas, e, o domínio disputado neste processo seria uma forma do requerido iniciar seus trabalhos de venda de equipamentos no varejo.

Esse motivo, aliado ao do registro do domínio anterior ao registro da marca, devem imperar na hipótese para afastar a pretensão inicial e determinar a improcedência da ação.

O Superior Tribunal de Justiça já abordou o assunto e permitiu a coexistência de marcas semelhantes com produtos diferentes, vejamos:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MARCA NOTÓRIA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. ADMITIDA A CONVIVÊNCIA DAS MARCAS EM LITÍGIO.PRECEDENTES. 1. O dissídio jurisprudencial a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça é aquele em que, mediante o cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, fica evidenciada a similitude da base fática dos casos e a divergência de resultados diante da aplicação da legislação federal regente, o que não se verificou na hipótese dos autos. 2. Segundo o princípio da especialidade das marcas, não há colidência entre os signos semelhantes ou até mesmo idênticos, se os produtos que distinguem são diferentes. 3. Reconhecida a notoriedade da marca MILLER pelo tribunal de origem, incide o art. 126 da Lei nº 9.279/96, que confere proteção especial à marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade. 4. Afastada a possibilidade de erro ou confusão do público entre as marcas MILLER, da recorrida, e MÜLLLER FRANCO e MILER, da recorrente, ante a ausência de semelhança dos produtos que representam, possível a convivência dos signos em exame. Precedentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1079344 RJ 2008/0172003-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/06/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012)” (grifo do subscritor)

Os fatos são claros e demonstram que pela natureza dos produtos comercializados pelas partes (produto tal x produto tal), jamais um consumidor abordaria o site que requerido pretende colocar no ar, com o intuito de adquirir suplementos alimentares, uma vez que isso seria impossível, pois o requerido não comercializa os produtos comercializados pela autora.

Clóvis Silveira, em artigo publicado na Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial[1], nos traz que:

"É de se concluir que um nome de domínio, idêntico ou similar a uma marca registrada, mas que não pressuponha produto idêntico ou similar oferecido para o mesmo mercado, não infringe o direito do titular daquela marca. Pois o titular da marca não é proprietário do sinal, em si, mas sim da aplicação de um sinal a um determinado produto, mercadoria ou serviço. Assim, não há motivo para que um órgão de registro suspenda um nome de domínio como, por exemplo ty.com, feito pelo pai de um menino de um nome Ty, para seu uso pessoal, pelo fato da Ty Inc. ter a marca Ty em alguma classe de produtos e serviços (fazendo referência ao caso Giacalone). Tratar-se-ia, no caso, de abuso do direito que foi conferido ao titular da marca, sobre um legítimo direito do titular do domini, que não o utiliza como marca, mas como endereço na Internet." (grifo do subscritor)

Assim, pela somatória da anterioridade do registro, bem como da diferença entre os produtos que são comercializados pela empresa autora e os que pretendem ser comercializados em futuro site pelo requerido, não são capazes de gerar confusão entre os produtos, face à diferença substancial entre eles, razão pela qual o uso do domínio www.xxxxxxx.com.br pelo requerido, em nada afetará o direito, tampouco será capaz de gerar-lhe prejuízo.

Por esses motivos, a ação deve ser julgada totalmente improcedente, haja vista que não existe uma justa causa demonstrada que dê guarida à pretensão apresentada pela requerente.

2.3. Da aplicação da teoria da distância

Se faz necessário ainda ressaltar uma questão relevante, que já não considera apenas duas marcas em confronto, mas os elementos de significação pertinentes a um segmento de mercado específico, ou seja, todas as marcas que concorrem num mesmo mercado.

É raro no mercado que duas marcas se repitam, o ordinário é a diferenciação, a variedade é regra frente à singularidade das marcas.

Esse parâmetro na análise das marcas fez nascer um novo pensar sobre as comparações individuais de choque entre duas marcas, para considerar a distância que as marcas colidentes guardavam de todas as outras concorrentes.

A Corte Suprema da Alemanha, em 1955, construiu a doutrina que leva em conta esse fato inafastável da vida das marcas, sob o nome de “teoria da distância” (Abstandslehre)[2], vejamos o teor da referida decisão, traduzida pelo aplicativo google tradutor, vejamos:

“Arctuvan "/" Artesan "" O Tribunal de Recurso é a medida aplicável a suposição de que há sinais de um carácter distintivo mais fraco, que, portanto, pertence somente a um escopo menor. em particular, segue-se que na jurisprudência do conhecimento ... Senado aceitou princípio de que o carácter distintivo de uma marca seria diminuída se fosse por marca semelhante em uso, apenas um pouco diferente dele ... O princípio de que o carácter distintivo e o alcance de uma marca, dependendo das distâncias são de que ele está em conformidade com o caráter competição, com base na consideração de que o público quando são para marca semelhante em uso, que diferem apenas ligeiramente uns dos outros a prestar atenção a pequenas diferenças é compelido. Em tais casos, o risco de confusão é, por conseguinte, já desligada por ligeiras diferenças. Atingindo nele enfraquecimento expressa da força de marcação deve como o Senado reconheceu tem enfatizado na decisão Gumasol ..., então, tem uma limitação correspondente do escopo com o resultado que o titular concedida qualquer reivindicação em uma distância maior dos personagens concorrência de seu caráter pode ser, como ele mesmo escolheu ele e seu caráter de outros personagens e salvaguardados "Vide sobre a Questão Schricker, Gerhard, o apelo para marcas mais antigas de terceiros -. estudo comparativo sobre a lei alemã, francesa e suíça, GRUR Foreign 1965 Issue 6, p.285”

De acordo com essa doutrina, se faz possível o seguinte raciocínio: na análise de contrafação, anterioridade ou colidência, a marca anterior tem a amplitude de proteção em face à marca posteriormente registrada, equivalente à mesma distância que aquela mantém em face das marcas similares de outros concorrentes.[3]

O Tribunal máximo Português, assim já decidiu sobre o tema:

“Propondo que o titular dum sinal distintivo (a marca"Dr. ...", neste caso) não pode exigir que um sinal concorrente (o da ora recorrente) guarde maior distância em relação ao seu sinal do que aquela que ele próprio observou relativamente a sinais pré- existentes (no caso, a predita marca nº 247987,"Dr. Martinez", da ora recorrente), essa teoria surge reportada essencialmente a Decisão da Suprema Corte Federal de 18 de janeiro de 1955, transcrita em GRUR 1955, 415 (417) - sinais fracos, isto é, desprovidos de eficácia distintiva, a que falte aptidão diferenciadora.”[4]

A jurisprudência corrente do 2º TRF, já acolheu a Teoria da Distância como contribuição doutrinária de relevância[5].

Vemos que o termo xxxxxxxx, encontra dentro do mercado, uma utilização possível dentro de vários contextos, face à aplicação da Teoria da Distância, pois como vemos abaixo, o referido termo é utilizado em um sem fim de denominações de produtos e serviços que coexistem no mercado e tais marcas guardam a mesma distância da marca pertencente à autora da presente ação, pois antes de registrar sua marca sabia da utilização de tais termos em diversas situações comerciais, inclusive pelo requerido.

A jurisprudência elucida mais o tema:

“DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA COMPOSTA POR TERMOS GENÉRICOS. SUFICIENTE TRAÇO DISTINTIVO DO CONJUNTO MARCÁRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTÂNCIA. I Os termos genéricos, isoladamente, não podem ser objeto de proteção marcária, uma vez que designam a utilidade ou são meramente descritivos dos produtos que objetivam sinalar. II –Se referidos termos genéricos “MAX” e “GRILL” compõem marca mista – “MAX PIZZA GRILL”, a despeito de encontrarem-se diluídos no respectivo segmento, o que torna fraca a marca e impede a proteção marcária em seu aspecto nominal, comprovado o suficiente traço distintivo do conjunto (termos e signos), a esse último há de se conferir proteção. III – Uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que estas são entre si, o que enuncia a aplicabilidade da Teoria da Distância. IV – Remessa necessária desprovida. (TRF-2 - REO: 314233 RJ 2000.51.01.022524-7, Relator: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, Data de Julgamento: 29/11/2005, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::02/04/2007 - Página::214/215)”

“DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IRREGISTRABILIDADE DA MARCA MISTA CONTENDO EXPRESSÃO OU TERMO MERAMENTE DESCRITIVO. I – O termo SILYCONN em sua forma nominativa não é registrável como marca, vez que garda ligação com o produto a que se destina identificar. II – A existência de marcas nominativas registradas com o mesmo termo – SILYCONN Leite de Silicone, SILYCONN CRISTAL, SILYCONN NEW-A e SILYCONN PLUS – decorre da aplicação da Teoria da Distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si. III – Não é inválido o registro nº 818.433.078, relativo à marca mista SILICONTRET na classe 03.20 (Produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral - Produtos de limpeza e higiene doméstica, humana e veterinária, bem como os produtos de perfumaria, de toucador e cosméticos), uma vez que possui suficiente traço distintivo em seu conjunto (termos e signos [SILICON + TRET]), a despeito de nominalmente tratar-se de marca fraca. III – Recurso desprovido. (TRF-2 - AC: 275178 2001.02.01.042870-7, Relator: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, Data de Julgamento: 26/04/2005, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::23/04/2007 - Página::88)”

Vemos também que a autora possui uma marca fraca, que é assim classificada por utilizar termos genéricos, pois mesmo sendo uma marca mista (nome+nome), representa dois termos genéricos, lembrando que o termo “x é diminutivo, abreviação da palavra xxxx (xxxxxx em inglês).

A mesma classificação, ou seja, que é um termo genérico, pode ser dada à outra parte da grafia da marca pertencente à autora, ou seja, a palavra “xxxxxxxxxxxxxx”, pois muito embora não esteja em português, não deixa dúvidas que se trata da palavra suplemento, o que remete imediatamente à idéia de suplemento alimentar/vitamínico, que é relativo ao produto que se destina identificar.

Assim tais termos tornam a marca fraca, pois seus termos encontram-se diluídos no mercado, uma vez que tanto a palavra super como a palavra xxxxxx e, mesmo a fusão de ambas, preservam a pulverização de seus termos, no mercado.

Além do que o artigo 124 da LPI, proíbe o registro de termos genéricos, vejamos:

“LPI - Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;[...]”

Uma simples pesquisa no site Google (www.google.com.br) com o termo xxxxxxxx é suficiente para demonstrar isso, pois na primeira página, acusa 00000000 resultados e nas primeiras duas páginas o termo se relaciona com suplementos, cuecas, academia de ginástica, calçados infantis, roupas de ginástica, livro, indústria de jóias, revista e demais associações a outras marcas e produtos diferenciados entre si. (Docs.j.)

Vejamos o trecho inicial da pesquisa realizada:

[colagem do print screen da tela da pesquisa]

Essas razões, ou seja, a aplicação da teoria da distância, aliada aos termos genéricos que compõem a marca da autora, induzem à interpretação que não há como retirar a propriedade, a posse ou o domínio do sítio eletrônico na internet www.xxxxxxxx.com.br do requerido, pois as marcas guardam a distância necessária entre si e entre as demais, possibilitando sua convivência pacífica e, logicamente impondo a improcedência da ação, como ao final se requer.

2.4. Da diferença gráfica entre o domínio de internet pertencente ao requerido e a marca pertencente à autora

O domínio, conceitualmente, é o endereço que conduz um usuário de internet a outro usuário.

É o modo através do qual determinado usuário é conhecido em toda a rede, sendo que este só poderá ter acesso àquele que busca digitando seu" endereço virtual ", marcado por uma sequência de letras e/ou números.

No caso dos autos é de inexorável importância ressaltar que o requerido não utiliza qualquer signo gráfico que possa se assemelhar ao logotipo da requerida, até porque o logotipo do sítio eletrônico que será veiculado pelo endereço www.xxxxxxxx.com.br está em fase de idealização.

Note Exa., que a grafia da marca registrada pela autora no INPI é: XXXXXXXXXXXXXXX.

Partindo da análise literal da grafia da marca pertencente à autora, vemos que traz duas diferenças no nome, pois o que se considera do domínio da internet em relação à marca é o núcleo da grafia do endereço eletrônico como, e.g., www.grafiadamarca.com.br. E no caso nos autos a palavra “xxxxxxxx”

O neologismo xxxxxxxx refere-se, na ótica do nome criado pelo requerido, ao nome fantasia que significa “xxxxxxxxxxxxxxx”, pois a palavra super é indicativo de superlativo e, a partícula xxx é abreviatura da palavra inglesa xxxxxxxx (escrever a tradução da palavra).

Assim, o “xxxxxxx” utilizado pelo requerido em seu domínio de internet registrado, não reproduz a letra X, tampouco a palavra “xxxxxxxxxx”, o que, de per si, é suficiente para afastar a pretensão inicial, haja vista que existe clara diferenciação do nome da marca da empresa autora, com o domínio registrado.

Isso demonstra que a autora litiga afirmando que o requerido utiliza seu nome, contudo isso não é totalmente verdadeiro, como já ficou demonstrado acima.

Se essa premissa fosse verdadeira, logo seu domínio na internet deveria ser www.xxxxxxxxxxxxxxx.com.br e não www.xxxxxxxxxxx.com.br.

Não bastassem todos os motivos que, demonstrados nos tópicos anteriores, aniquilam a pretensão invocada na petição inicial, é evidente que existe uma forte diferença gráfica entre a marca pertencente à autora e o domínio de internet registrado pelo requerido, o que desautoriza a pretensão, por questões lógico-jurídicas.

2.6. Da inexistência de má-fé

No caso dos autos verifica-se que o requerido não age e nem nunca agiu de má-fé ao registrar o domínio de internet disputado nos autos.

O registro do domínio www.xxxxxxx.com.br se deu por conta de um projeto que o autor possui, da inauguração de uma distribuidora de aparelhos de ginástica/musculação para lojas especializadas do ramo, ou seja, por um motivo específico.

O ramo escolhido, totalmente diferente do ramo da autora, tem a ver com a atividade já desenvolvida pelo requerido, na comercialização dos referidos equipamentos.

O requerido não registrou o domínio disputado para comercializá-lo, o que demonstra a presente contestação, pois não pretende se desfazer de seu projeto, pois já foram muitas horas e investimentos para abrir mão do endereço eletrônico disputado.

O que também afasta qualquer alegação que o domínio foi registrado para causar prejuízo, isso se desfaz, primeiramente pela diferença dos produtos e em segundo que a autora está sediada no Estado do Paraná e o requerido no Estado de São Paulo.

Vemos que na situação dos autos, não houve Cybersquatting[6] e muito menos uma tentativa de concorrência desleal, até porque o sítio eletrônico do requerido ainda está em fase de idealização.

Nem se fale de uma utilização indevida da propriedade do domínio, pois embora não esteja com um site ativo, isso se deu por conta do tempo que o requerido está levando para concluir seu projeto, estudos e demais providências que fazem parte do business plan (Plano de negócios), ou seja, dos estudos anteriores ao estabelecimento da empresa, que vem se prolongando pois se aguarda um momento econômico favorável para o lançamento da empresa.

Vemos agora que não só a ação deve ser julgada totalmente improcedente, como é justo que se mantenha o domínio de internet disputado nos autos na posse e domínio do requerido, pois nunca visou prejudicar ninguém, possui uma intenção lícita e possível e não é justo que alguém que queira usurpar um domínio de internet alheio, da forma proposta na petição inicial.

2.7. Da alegação de impedimento na realização de negócios

É uma falácia da autora, quando afirma que está sofrendo prejuízo pela impossibilidade da comercialização de seus produtos através do domínio de internet ora disputado, pois possui sítio eletrônico na internet destinado à venda de seus produtos e que o endereço é vinculado à publicidade que veicula.

O sítio eletrônico pertencente à autora está registrado como “www.yyyyyyyyyyyy.com.br, vejamos uma parte do site:

[colar print screen da tela inicial do site do autor]

Vemos que a autora tenta se apoderar de um nome diferente da marca que registrou e ainda tenta fazer crer que está sendo severamente prejudicada, o que, agora fica desmentido.

Aliás, o comércio de suplementos alimentares pela autora, se dá pelo menos desde 2013, ou seja, há cerca de 4 (quatro) anos, como consta do documento que representa o registro do domínio próprio desde a referida data, ora apresentado recortado em sua parte principal, vejamos:

[print screen da tela de consulta do domínio do site]

Quando a autora pretendeu o registro do domínio www.xxxxxxx.com.br, já sabia da existência do impedimento do registro desse domínio que existe desde 15/07/2009, ou seja, anteriormente e somente agora vem alegar que sofre prejuízo, o que deve ser devidamente rechaçado.

A autora tanto sabia disso, ou seja, da impossibilidade do registro do domínio em litígio, que em um passado cuja data o requerido não se recorda, recebeu o contato, a pedido da autora, de uma empresa que pediu para que ele vendesse ou se abstivesse do uso do domínio em disputa, contudo o requerido foi categórico que não pretendia se desfazer do domínio não só porque nutre afeição por ele, mas porque faz parte de um projeto cujo nome cai como uma luva e se trata de um bom nome em seu julgamento.

Vemos que a autora se envereda em uma aventura jurídica, com argumentos frágeis, alegando um prejuízo à sua marca que não existe, nunca existiu e jamais existirá, o que é o motivo jurídico que deve motivar a improcedência da ação, além de tentar fazer crer que a grafia de sua marca é exatamente igual à grafia do domínio de internet ora disputado, o que também não é verdade.

Há muitos anos a empresa autora comercializa seus suplementos e antes do registro de sua marca, no ano de 2.015, já sabia que o requerido não pretendia se desfazer do domínio e, por questões óbvias, sabia que o domínio tinha um proprietário.

Também sabia, ante ao contato telefônico feito no passado, quais eram os produtos que o autor comercializa e pretende comercializar pelo domínio www.superfit.com.br, o que demonstra sua má-fé, porque sabia que os produtos comercializados pelas partes são de impossível confusão, tampouco uma pode desviar um cliente de outra.

A questão da anterioridade do registro do domínio disputado nos autos também era de puro conhecimento da empresa autora, o que demonstra que tenta enfrentar discutir de forma temerária, pois não há nexo no que pretende, já que tem domínio registrado, vende há anos e não há prejuízo aparente em não deter o domínio pertencente ao requerido.

Parece tratar-se de uma obsessão por um nome que não é idêntico à marca registrada, tampouco gera confusão de qualquer natureza, situação que só pode ser classificada como teratológica, pois tenta até tentar induzir Vossa Excelência em erro, para acreditar que o termo “xxxxxxxx” é o único signo que compõe sua marca, quando na verdade a marca registrada é denominada “yyyyyyyyyyyyyy”, o que por si só demonstra a tentativa de alterar a verdade dos fatos.

Esse tipo de situação atrapalha o Poder Judiciário e demonstra que por algum motivo, pretende a autora, a qualquer custo a obtenção do domínio de internet pertencente ao requerido, sem que traga motivação plausível, argumentos que convençam ou provas que demonstrem qualquer tipo de prejuízo.

Assim, deve ser a autora ainda, condenada por litigância de má-fé, por querer fazer crer que uma coisa diferente da outra sejam compreendida como iguais e que há prejuízo onde não há sequer um resquício de comprovação dessa alegação totalmente inverossímil.

3. Considerações finais

Agora é possível verificar com maior clareza que sob qualquer ângulo que se analise a questão, não é possível verificar a ilegalidade na utilização do domínio www.xxxxxxxx.com.br pelo requerido.

A anterioridade do registro, a diferença entre os produtos que serão comercializados pelo domínio em disputa com os comercializados pela empresa autora, a aplicação da teoria da distância, a inexistência de má-fé do requerido, dentre outras questões de ordem jurídica e legal demonstram que além de exagerado o posicionamento da autora, suas alegações não possuem embasamento lógico-jurídico condizente com as regras que devem imperar neste tipo de caso.

A possibilidade de coexistência das marcas e da comercialização de seus produtos pelo seu site, demonstram que a presente causa deve ser julgada totalmente improcedente, porque não demonstra um dano efetivo, bem como deixa de comprovar qual é o prejuízo que lhe seria causado, se tem a possibilidade de comercializar seus produtos por outros sites, que representam literalmente sua marca.

A diferença na grafia entre a marca da autora e o nome constante do registro do domínio devem imperar para o insucesso dessa ação e a manutenção da posse, do domínio e de todos os direitos de uso, gozo e fruição do domínio de internet www.xxxxxxxx.com.br., por ser medida que se impõe.

4. Dos pedidos

Ante ao exposto requer o requerido:

a) a total improcedência da ação, tendo em vista que não prejudica de qualquer forma a autora da ação com o uso do domínio de internet www.xxxxxxxx.com.br, conforme demonstrado nesta contestação,

b) a condenação da empresa autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme os parâmetros legais;

c) A condenação da requerida nas penas de litigância de má-fé, nos termos da legislação processual civil vigente;

c) g) a isenção do requerido, do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base na Lei nº 1.060/50 e 98 e seguintes do Código de Processo Civil, em vista que o autor não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios nesse momento, sem prejudicar seu sustento próprio;

Protesta por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente pelo depoimento pessoal do representante da autora, oitiva de testemunhas, juntada de documentos novos, perícias, vistorias e qualquer outro necessário ao deslinde da questão.

Nestes termos,

P. deferimento.

São Paulo, 02 de janeiro de 2.018.

ÉRICO T. B. OLIVIERI

OAB/SP 184.337

ADVOGADO


[1] SILVEIRA, Clóvis e Propriedade Industrial. Revista da ABPI n. 26, 1998, p.44

[2] Texto original em Alemão: Decisão da Suprema Corte Federal de 18 de janeiro de 1955, transcrita em GRUR 1955, 415 (417) -"Arctuvan"/"Artesan","Das Berufungsgericht geht insoweit zutreffend davon aus, daß es Zeichen mit abgeschwächter Kennzeichnungskraft gibt, denen deshalb nur ein geringerer Schutzbereich zukommt. Es folgt insbesondere dem in der Rechtsprechung des erkennenden Senats... anerkannten Grundsatz, daß die Kennzeichnungskraft eines Zeichens abgeschwächt werde, wenn für gleichartige Waren Zeichen in Gebrauch seien, die sich von ihm nur wenig unterschieden... Der Grundsatz, daß die Kennzeichnungskraft und der Schutzbereich eines Warenzeichens in Abhängigkeit von dem Abstande stehen, den es von den Konkurrenzzeichen einhält, beruht auf der Erwägung, daß das Publikum dann, wenn für gleichartige Waren Zeichen in Gebrauch sind, die sich nur wenig voneinander unterscheiden, auch auf geringfügige Unterschiede zu achten genötigt ist. In solchen Fällen wird die Verwechslungsgefahr daher schon durch geringfügige Unterschiede ausgeschaltet. Die darin zum Ausdruck gelangende Schwächung der Kennzeichnungskraft muß, wie der erkennende Senat in der Gumasol-Entscheidung... betont hat, eine entsprechende Begrenzung des Schutzbereichs dahin zur Folge haben, daß dem Zeicheninhaber kein Anspruch auf einen weitergehenden Abstand der Konkurrenzzeichen von seinem Zeichen zugestanden werden kann, als er ihn selbst mit seinem Zeichen von anderen Zeichen gewählt und gewahrt hat."Vide sobre a questão SCHRICKER, Gerhard, Die Berufung auf ältere Marken Dritter - Rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen, französischen und Schweizerischen Recht, GRUR Ausl 1965 Heft 6, p.285.

[3] FRIEDRICH-KARL BEIER, Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law, IIC 1975 Heft 3, nota 66: “According to this theory the scope of protection of a plaintiff's mark in an infringement action against a second mark does not extend beyond the distance which the plaintiff's mark has kept itself from similar marks of competitors, see BGH decision in GRUR 1952 419 , 420 Gumax/Gumasol and BGH in GRUR 1955 415 , 417 Arctuvan/Artesan; for details see BAUMBACH & HEFERMEHL, supra note 53, at notes 120 et seq. to Sec. 31 WZG”. Em português: FRIEDRICH-KARL BEIER, Características Básicas da Lei de Marcas Anglo-Americanas, Francesas e Alemãs, IIC 1975 Heft 3, nota 66:"De acordo com esta teoria, o alcance da proteção da marca de um autor em uma infração A acção contra uma segunda marca não ultrapassa a distância que a marca da recorrente manteve De marcas semelhantes de concorrentes, ver decisão BGH no GRUR 1952 419, 420 Gumax / Gumasol e BGH em GRUR 1955 415, 417 Arctuvan / Artesan; Para detalhes, ver BAUMBACH & HEFERMEHL, supra nota 53, em notas 120 et seq. Para Sec. 31 WZG ".

[4] Nº Convencional: JSTJ000 Relator: OLIVEIRA BARROS Nº do Documento: SJ200211130034317 Data do Acordão: 11/13/2002 Votação: UNANIMIDADE Tribunal Recurso: T REL LISBOA Processo no Tribunal Recurso: 1335/02 Data: 03/04/2002, visitado em 20/05/2008, encontrado em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/95950d12dc99e02e80256cbc004eac22?OpenDo....

[5] “A lógica emerge com muita facilidade, em razão de ser o mesmo um termo sem suficiente cunho distintivo a ponto de ser óbice para concessão de outras marcas compostas a partir destas mesmas denominações, haja vista, inclusive, tratarem-se de marcas que mantém uma relação mediata com a atividade que visam assinalar, pois são indutivas dos insumos usados em seus produtos. Devido a essa circunstância, deduz-se sua associação àqueles gêneros de produtos, uma vez que traduz a idéia de um produto saudável. (..) Consequentemente, a doutrina socorre-nos com a Teoria da Distância do direito marcário alemão, pressupondo a convivência pacifica das marcas perante o mercado consumidor" Ação ordinária, 37ª Vara Federal do 2o. TRF, proc. N.º. 2000.5101529287-1.

[6] Significado de Cybersquatting - [Ing.] Prática, usualmente de má fé, que consiste em registrar domínios relativos a grandes empresas ou pessoas famosas. O objetivo é obter ganho financeiro, com a venda posterior desse domínio para aquelas pessoas ou proprietário legal da marca (empresa). (Disponível in http://www.origiweb.com.br/dicionario-de-tecnologia/cybersquatting, em 09/05/2017 às 15h30min)

3 Comentários

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Parabéns pela exposição dos direitos fundamentais da propriedade industrial e do direito da internet, como o de anterioridade antigamente se dizia "portior in tempore, portior in jure", Também apreciei embora de forma sucinta, a exposição da teoria da distância aplicável no caso. Gostei e vou aproveitar, respeitando o autor intelectual em eventual casos que me forem apresentados. Deixo meu abraço fraternalmente e me coloco à disposição do mestre. continuar lendo

Muito bom.
como iniciante neste estudo de direito precisarei de conhecimento extra curricular.
aquele abraço!! continuar lendo